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A 3ª Turma do STJ se manifesta a respeito da lei de propriedade industrial e a impossibilidade de registro de marca vinculada a imitação ideológica -
Débora Regina March*

Artigo - Federal - 2017/3640

Em 26.3.2018, foi publicado o acórdão vinculado ao recurso especial n. 1.721.697/RJ, por meio do qual a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça apreciou a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca "Megafral" ao respectivo solicitante a despeito da similitude ideológica com a marca "Bigfral", detida pelo recorrente no caso em questão.

Segundo consta do relatório da decisão, tratava-se de ação de nulidade de marca para ajuizada para demonstrar a ilegalidade do ato administrativo que concedeu o registro da marca "Megafral", sob o argumento de que haveria imitação ideológica atrelada à marca "Bigfral". Após decisão favorável proferida em primeira instância, foi interposto recurso de apelação pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual ("INPI"), ocasião em que foi reformada a sentença para julgar-se improcedente o pedido de nulidade.

Ato contínuo foi interposto recurso especial pela parte autora, o qual encontra suporte nos art. 124, incisos VI e XIX, e 129, ambos da Lei n. 9279, de 14.5.1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Para facilitar, confira-se o teor dos referidos dispositivos:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

[...]

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;"

"Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento."

Veja-se a ementa da decisão ora comentada:

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE. SINAIS EVOCATIVOS. REGISTRABILIDADE. SUFICIENTE DISTINTIVIDADE. IMITAÇÃO IDEOLÓGICA. OFENSA AO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

1- Ação ajuizada em 29/6/2012. Recurso especial interposto em 9/11/2016 e concluso ao Gabinete em 15/12/2017.

2- O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca MEGAFRAL ao primeiro recorrido, a partir da análise de eventual colidência ideológica com a marca BIGFRAL, titulada pelo recorrente.

3- Sinais evocativos ou sugestivos - aqueles formados por expressões que evocam ou sugerem características do produto ou serviço assinalado pela marca, mediante relações de referência indireta -, mesmo quando guardam relação com o produto ou serviço por eles designados, admitem registro marcário quando dotados de suficiente distintividade (art. 124, VI, parte final, da LPI).

4- A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constar a ocorrência de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia" (art. 124, XIX).

5- A imitação ideológica ocorre quando uma marca reproduz a mesma ideia transmitida por outra, anteriormente registrada e inserida no mesmo segmento mercadológico, levando o público consumidor à confusão ou à associação indevida.

6- Na espécie, contrapondo-se as marcas em disputa (BIGFRAL e MEGAFRAL ), a conclusão inafastável é no sentido do reconhecimento da existência de sensível afinidade ideológica entre elas (pois transmitem a ideia de "fralda grande"), o que pode gerar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, caracterizando a hipótese fática defesa pelo art. 124, XIX, da LPI.

7- Vale consignar que, para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes.

8- No particular, contribui para evidenciar a impossibilidade de convivência das marcas em questão o fato de o próprio INPI ter negado dois pedidos de registro formulados pela empresa recorrida envolvendo a marca aqui impugnada, justamente com fundamento no inc. XIX do art. 124 da LPI.

9- Hipótese fática distinta daquela tratada em precedentes desta Corte que admitem a mitigação da regra de exclusividade do registro de marcas "fracas", haja vista ter-se constatado, na espécie, a ocorrência de imitação ideológica.

10- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.".

Por unanimidade de votos, compreendeu-se, em suma, que deve ser reconhecida a existência relevante afinidade ideológica entre as marcas "Bigfral" e "Megafral", eis que ambas transmitem a ideia de "fralda grande". Segundo o posicionamento firmado pela Turma, a aludida semelhança pode implicar associação indevida por parte do público consumidor, de modo que o registro concedido deve ser invalidado, por afronta ao art. 124, inciso XIX, da Lei n. 9279.

A respeito das marcas, leciona Liliana Minardi Paesani [1]:

"As marcas são espécies de signos distintivos utilizados pelas empresas. É imenso o poder de sugestão da marca e a força de atração que exerce no consumidor. A marca que distingue o produto deve possibilitar ao usuário sua associação a um produto ou serviço.".

Especificamente no que tange ao inciso IXI, do art. 124, da Lei n. 9279, ensina Marlon Tomazette [2] :

"Em outros termos, não se pode registrar uma marca que gere qualquer tipo de confusão ou associação com outra já existente. Vedam-se tanto a reprodução, que seria a duplicação, a cópia, como a imitação, que seria a reprodução da essência, dentro de uma forma extrínseca aparentemente diversa.

Trata-se de um corolário da lealdade de concorrência, isto é, se alguém já registrou uma marca, outra pessoa não pode se aproveitar da fama dessa marca, seja copiando-a ou imitando-a, ainda que parcialmente. A inserção de acréscimos não desconfigura a deslealdade da conduta, devendo ser repudiadado mesmo modo, salvo se se revestir de suficiente caráter distintivo. Qualquer forma de se aproveitar de uma marca já existente deve ser repudiada pelo direito.

Todavia, a princípio, só será vedada a reprodução ou imitação se houver uma afinidade mercadológica entre as marcas analisadas, ou seja, as marcas devem identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou ao menos afins. Produtos ou serviços totalmente distintos podem ser identificados por marcas idênticas ou semelhantes, ressalvados os casos das marcas de alto renome. Se não houver risco de confusão para o consumidor, não há que se falar em proibição.".

A análise efetuada pelo STJ coaduna-se, pois, com o posicionamento doutrinário acerca do que dispõe o inciso IXI, do art. 124, da Lei n. 9279, na medida em que compreende que deve ser repudiada qualquer tentativa de imitação ideológica de marca.

O caso analisado pela Turma parece ser distinto dos demais casos levados a julgamento pelo STJ. Isso porque nos demais casos analisados foram constatadas evidentes distinções entre as marcas, a despeito da identidade entre o prefixo ou sufixo da palavra.

Em caráter exemplificativo, registre-se o julgamento do agravo em recurso especial n. 650547, em 11.2.2015, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, no qual restou consignado o posicionamento adotado pelo acórdão então recorrido que compreendeu que "a coexistência de ambas as marcas não é capaz de causar nenhuma confusão nos consumidores, pois a agregação dos termos FOLHA e FOLHA 6 PAGINAS LIGADAS ao elemento MAXI são suficientes para a distinção das marcas da autora (MAXIGRÁFICA) e da ré (MAXIFOLHA e MAXI FOLHA 6 PAGINAS LIGADAS), não havendo, destarte, qualquer irregularidade a ser reconhecida relativamente aos registros efetuados pelo INPI".

Em razão da jurisprudência construída pelo Tribunal, acima destacada, no voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze restou assinalado que:

"Por fim, consigne-se que não se desconhece a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro" (AgRg no REsp 1.236.353/SC, 3ª Turma, DJe 11/12/2015). Situações semelhantes foram discutidas também nos seguintes julgados: REsp 1.582.179/PR, 3ª Turma, DJe 19/08/2016; AgInt no REsp 1.338.834/SP, 4ª Turma, DJe 23/02/2017; e AgRg no REsp 1.046.529/RJ, 4ª Turma, DJe 04/08/2014."

Realmente, diferentemente dos casos acima citados, no processo em que se analisou o registro da marca "Megafral" há evidente risco de confusão para o consumidor, na medida em que se trata do mesmo segmento em que atua a "Bigfral" e ambas as marcas remetem ao mesmo produto.

Diante disso, conclui-se acertado o posicionamento manifestado pelo STJ acerca do tema, por meio do qual foi considerado indevido o ato administrativo que concedeu o registro da marca "Megafral".

[1] PAESANI, Liliana Minardi. Manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Atlas, 2015, capítulo 7.2.

[2] TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial, v.1: teoria geral e direito societário. Rio de Janeiro: Atlas, 2017, p. 165.

 
Débora Regina March é é graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

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ISSN 1981-9129